前言
商標權惡意訴訟行為不僅浪費司法資源，而且損害正當使用人的利益。江蘇高院于2020年12月出臺的《江蘇省高級人民法院侵害商標權民事糾紛案件審理指南（修訂版）》（以下簡稱“《指南》”）規定了“因惡意提起商標權訴訟中的反賠請求權”。因惡意提起商標權訴訟中的反賠請求權，實質上就是追究不法行為人因惡意提起知識產權訴訟損害賠償責任的權利。本文以《江蘇省高級人民法院侵害商標權民事糾紛案件審理指南》第40號案件為例，對商標權惡意訴訟的反賠請求權之概念、法律依據、適用條件等進行分析和探討。
一、案情介紹
1998年至2003年，比特公司是美國賽德公司在中國的代工商。2006年，賽德公司兼并了TELEMATRIX.INC.，并使用TELEMATRIX作為企業名稱。2006年起，中訊公司接受美國賽德公司的委托，加工TELEMATRIX品牌酒店電話機產品。2007年，比特公司在第9類電話機等商品上申請并獲得注冊TELEMATRIX商標。2008年1月，比特公司向中訊公司發出律師函，指稱其涉嫌侵害TELEMATRIX商標權。2008年3月，中訊公司向無錫市中級人民法院提起確認不侵害比特公司TELEMATRIX商標權的訴訟。比特公司同時也向日照市中級人民法院提起商標侵權訴訟，請求判令中訊公司停止商標侵權。日照市中級人民法院將該案移送無錫市中級人民法院并案審理。2009年，經無錫市中級人民法院裁定準許，兩公司均撤回起訴。2013年7月，國家商評委認定比特公司申請的爭議商標系“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”，據此裁定撤銷爭議TELEMATRIX商標。2016年4月，中訊公司向法院起訴稱，比特公司的惡意訴訟破壞了中訊公司在行業內的聲譽，致使中訊公司失去了巨大商業機會并造成了巨額經濟損失，請求判令比特公司賠償中訊公司損失612萬元和合理支出10萬元，并在全國性媒體上消除影響。
法院認為：比特公司在明知TELEMATRIX商標系搶注他人在先使用并有一定影響的商標情況下，以損害中訊公司合法權益和獲取非法利益為目的，提起訴訟，符合惡意提起知識產權訴訟的構成要件，構成惡意訴訟。在此基礎上，法院考慮中訊公司現實的經濟損失、中訊公司預期利潤的損失以及惡意訴訟對社會誠信體系的破壞、應對此種行為給予相應懲戒等因素判決比特公司賠償中訊公司經濟損失及合理費用100萬元。
二、因惡意提起商標權訴訟中的反賠請求權的基本概念及法律依據
根據《江蘇省高級人民法院侵害商標權民事糾紛案件審理指南》的規定，因惡意提起商標權訴訟中的反賠請求權，是指在行為人提起的商標權訴訟構成惡意訴訟的前提下，受害人有權向惡意訴訟行為人請求賠償的權利。其中，惡意訴訟是指行為人明知其獲得的商標權不具有實質上的正當性，卻以其形式上享有的商標權為依據，以不正當競爭、妨礙對方正常經營等為目的，對他人提起商標權訴訟，給他人造成損害的行為。
最高人民法院2011年公布的《民事訴訟案由》中，“因惡意提起知識產權訴訟損害賠償責任糾紛”首次成為我國民事訴訟的法定案由，這標志著我國法院審理因惡意提起知識產權訴訟損害賠償責任訴訟案件從此有了案由依據。2019年修訂的《商標法》針對惡意提起商標權訴訟的民事賠償和司法處罰作出規定，申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標，否則可以在法定期限內申請該注冊商標無效，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，受害人可以請求賠償。對惡意申請商標注冊的，根據情節給予警告、罰款等行政處罰；對惡意提起商標訴訟的，由人民法院依法給予處罰。
三、因惡意提起商標權訴訟中的反賠請求權的適用條件
（一）行為人提起商標權訴訟無事實或者法律依據。
此處的“無事實或者法律依據”不單單指行為人沒有商標權，更常見的表現形式為行為人雖然享有形式上“合法”的商標權，但是該商標權往往不具有權利存在的正當性、實質性基礎。比如惡意搶注他人的商標并提起侵權訴訟、搶注公共領域的通用詞匯、在權利基礎已經喪失的情況下或者偽造權利基礎提起訴訟。在“TELEMATRIX”案中，比特公司提起對中訊公司的商標權侵權訴訟時，雖然表面上擁有TELEMATRIX商標權，但該商標權是比特公司“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”而取得的，其并不享有實質上正當的權利基礎。
（二）行為人提起商標權訴訟主觀上具有惡意。
行為人的惡意在實踐中往往難以認定，因為惡意是行為人可歸責的主觀心理狀態，我們無法探知他人的內心，只有以行為人的不法行為表現出來，才能對此予以評判。司法實踐中，認定行為人是否存在主觀“惡意”可考慮在先商標的顯著性、在后商標注冊人與在先商標使用人的地域臨近程度、行為人的商標權的穩定情況、在線商標的知名度、在先商標人與在后注冊人之間的關系、行為人的商標的注冊頻率以及注冊量、商標注冊后的轉讓情況等因素。
在“TELEMATRIX”案中，法院主要從認識因素和目的因素兩方面來認定行為人的惡意。基于認識因素考慮，相關生效裁判均已認定比特公司系以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標，也即比特公司在申請注冊時，已經明知TELEMATRIX商標系他人已經使用并有一定影響的商標，自己是以不正當手段予以搶注，具有惡意。客觀上，比特公司作為相關行業的經營者，對TELEMATRIX商標具有較高知名度和影響力確實知曉。基于目的因素考慮，比特公司在2008年3月19日（起訴狀時間）提起起對中訊公司的商標權侵權訴訟之前，仍在其公司網站上宣稱“作為國際上與德利達、TELEMATRIX齊名的三大酒店電話機品牌之一，比特在產品和服務上一直追求領先”。該事實進一步證實了比特公司申請注冊TELEMATRIX商標后，一直明知該商標系其搶注他人在先使用并有一定影響的商標。同時，由于中訊公司、比特公司同是酒店電話產品的專業生產商，兩公司存在競爭關系。比特公司起訴要求中訊公司停止生產、銷售、宣傳TELEMATRIX商標產品，其目的顯然是排擠競爭對手中訊公司，以壟斷TELEMATRIX商標相關產品在國內的生產銷售。
（三）行為人惡意提起商標權訴訟給他人造成了損失，且損失與行為人惡意提起商標權訴訟具有因果關系。
商標權惡意訴訟造成的損失包含積極損害和消極損害。就積極損害而言，假若沒有不法行為人的訴訟行為，受害人則無需支付律師費、公證費、差旅費等系列費用，且不法行為人在提起訴訟時，便已經預知到受害人會因為其訴訟行為遭受這部分損失。因此這部分積極損害與行為人惡意提起商標權訴訟的行為具有因果關系。就消極損害而言，比如因為不法行為人的訴訟、投訴或者舉報等行為導致受害人的商譽下降、喪失交易機會等，如果沒有不法行為人的商標權惡意訴訟行為，顯然不會產生后續一系列的損失。因此這部分消極損害與行為人惡意提起商標權訴訟的行為具有因果關系。
在“TELEMATRIX”案中，中訊公司提交的相關證據，證明因比特公司提起的商標權侵權訴訟導致中訊公司被迫停止生產、銷售TELEMATRIX商標產品的活動，喪失了相關交易機會，被迫更換生產模具，報廢相關物料，造成物料和人工損失。中訊公司還因本案應訴支出了10萬元律師費。據此，法院認定比特公司提起的商標侵權訴訟造成了中訊公司的損失，且該損失與比特公司提起的商標侵權訴訟具有因果關系。
四、筆者思考
（一）能否直接以反訴的形式在商標權侵權案件中提起反賠請求權？
《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的解釋》第二百三十三條規定，反訴與本訴的訴訟請求基于相同法律關系、訴訟請求之間具有因果關系，或者反訴與本訴的訴訟請求基于相同事實的，人民法院應當合并審理。反訴的實質條件是指反訴與本訴之間必須具有牽連關系，它是構成反訴的核心要件。所謂反訴與本訴有牽連關系，具體表現為：第一，訴訟請求基于相同法律關系；第二，訴訟請求之間具有因果關系；第三，本訴與反訴的訴訟請求建立在相同事實基礎上。
以此為標尺檢視商標權侵權案件中提起反賠請求權的問題，可以發現，在商標權侵權案件中以反訴的形式提起因惡意提起商標權訴訟的反賠請求權難以成立。一方面，本訴與反訴的法律關系不同。本訴的法律關系是知識產權侵權糾紛，反訴的法律關系是因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛；另一方面，本訴與反訴的訴訟請求建立在不同的事實基礎上。侵權訴訟（本訴）基于行為人實施侵害商標權的行為，因惡意提起知識產權訴訟損害賠償責任訴訟（反訴）基于本訴人濫用訴權提起侵權訴訟的行為。因此，本訴與反訴的訴訟請求并非基于相同法律關系或相同事實，反訴主張因惡意提起商標權訴訟的反賠請求權較難得到法院的支持。實踐中，知識產權案件里直接以對方涉嫌構成惡意訴訟為由提出反訴的，法院一般會駁回，并告知當事人“因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛”為案由另案起訴，如(2013)粵高法民三終字第411號案件、（2009）民申字第298號案件等。
（二）因惡意提起商標權訴訟中的反賠請求權能否適用懲罰性賠償制度？
根據《商標法》的規定，受害人提起賠償的范圍是“因商標注冊人的惡意給他人造成的損失”，江蘇高院出臺的《指南》第9.1條第二款細化了反賠請求權主張的損失范圍，在受害人的損失難以確定的情況下，可以綜合考慮受害人現實的經濟損失以及預期利潤的損失等相關因素，酌情確定賠償數額。受害人主張惡意訴訟行為人賠償其因此而造成的直接損失、交易機會喪失等間接損失，以及增加的合理的交通、食宿、誤工、證人出庭、公證、代理等必要費用的，應當予以支持。目前的立法規定以及司法態度對于反賠請求權的賠償方式還是以補償性賠償為主，即以填平受害人的損失為目的，并不具備懲罰的意圖。但是，在絕大部分商標侵權案件中，受害人難以對消極損害部分進行舉證，這部分損失的認定只能依據法官行使自由裁量權酌情確定。
《商標法》第63條第1款規定了商標侵權的懲罰性賠償，但是并未將惡意提起商標權訴訟的不法行為人納入懲罰性賠償的適用對象。從懲罰性賠償的構成要件分析，不法行為人惡意提起商標權訴訟，必然具備主觀惡意。司法實踐中，很多不法行為人在惡意提起商標權訴訟之前都存在惡意注冊、惡意投訴舉報、惡意行為保全等情形，行至訴訟階段，受害人往往都已經在司法維權上耗費了大量的人力、物力，很顯然也對受害人造成嚴重的后果。所以，筆者認為，因惡意提起商標權訴訟中的反賠請求權應當適用懲罰性賠償制度，一方面，不法行為人的惡意訴訟的行為性質符合懲罰性賠償的適用條件，適用懲罰性賠償更符合其法律本質，也可以較為有效地起到遏制、威懾作用；另一方面，懲罰性賠償要求有明確的計算基數和計算倍數，司法機關以受害人能舉證的部分損失作為計算基數，根據情節嚴重程度等因素去確定計算倍數，在判賠數額的說理上更加充分，也能讓法律事實更加貼近客觀事實。
結語
近年來，隨著知識產權市場的不斷發展，知識產權訴權濫用的問題愈加突出，嚴重影響了我國的司法秩序和知識產權制度的正常運行，但是，受害人對于商標侵權惡意訴訟行使反賠請求權的案例卻并不多，究其原因，很大程度在于立法對于因惡意提起商標侵權訴訟損害賠償責任糾紛的規定還過于粗曠，缺乏統一適用的具體指導。我國應當重視對商標侵權惡意訴訟的法律規制，堅決打擊商標侵權惡意訴訟的行為，讓企業的營商環境免受這股不誠信之風的污染，維護司法體制和知識產權制度的正常運行，促進社會和諧發展。
