2021年4月13日，上海知識產(chǎn)權(quán)研究所發(fā)布了“2020年中國十大最具研究價值知識產(chǎn)權(quán)裁判案例”的評選結(jié)果。其中，本所呂盛團(tuán)隊代理的廈門吉信德公司訴上海悅舜公司、新憬公司等侵犯其專利權(quán)一案入選，該案系最高人民法院作出的第一例專利權(quán)無效情況下，仍繼續(xù)支持權(quán)利人維權(quán)主張的民事判決，本文結(jié)合案件詳情，具體說明。
一、案件背景
廈門吉信德有限公司是專利號為ZL201120130920.7的專利權(quán)人，前述專利技術(shù)在寵物包業(yè)界廣泛使用，具有較高的市場價值。廈門吉信德有限公司在調(diào)查發(fā)現(xiàn)悅舜公司等侵害前述專利權(quán)后委托本團(tuán)隊代為提起專利侵權(quán)訴訟，一審(2018)滬73民初581號判決認(rèn)定侵權(quán)成立，二審(2019)最高法知民終280號維持一審判決。在二審期間，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出宣告涉案專利權(quán)全部無效的第42072號無效審查決定，悅舜公司據(jù)此主張應(yīng)駁回起訴，但最高人民法院對專利效力進(jìn)行審查之后，最終未采納第42072號無效審查決定，并繼續(xù)推進(jìn)案件審理，維持了一審判決。
二、關(guān)于“專利被宣告無效尚未生效時如何處理專利侵權(quán)訴訟”的規(guī)定
【法釋〔2016〕1號】最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)第二條規(guī)定：權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復(fù)審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴。有證據(jù)證明宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權(quán)利人可以另行起訴。
三、案件解析
第42072號無效審查決定所涉關(guān)鍵證據(jù)為證據(jù)2 CN201226712Y、證據(jù)3 US5497919A，該兩份證據(jù)亦是悅舜公司在專利侵權(quán)訴訟中主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯所依據(jù)的證據(jù)。第42072號無效審查決定認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求1相較于證據(jù)3和證據(jù)2的結(jié)合不具有創(chuàng)造性，而(2019)最高法知民終280號判決則認(rèn)定證據(jù)2、證據(jù)3均未揭露涉案專利權(quán)利要求1的關(guān)鍵技術(shù)特征“擴(kuò)展面以底邊為轉(zhuǎn)軸向外翻轉(zhuǎn)，形成該擴(kuò)展的寵物活動空間的底面”。
涉案專利ZL201120130920.7
技術(shù)問題：現(xiàn)有的寵物包大小固定，難以同時滿足利于寵物生長及攜帶寵物外出方便的要求。
權(quán)利要求1：一種可擴(kuò)展寵物活動空間的折疊寵物包，其特征在于：該寵物包至少包括一個可以其底邊為轉(zhuǎn)軸向外翻轉(zhuǎn)而擴(kuò)展寵物活動空間的擴(kuò)展面，該擴(kuò)展面形成該擴(kuò)展的寵物活動空間的底面，該擴(kuò)展面除底邊外的其余邊緣部分為活動連接邊，該活動連接邊與寵物包對應(yīng)位置之間設(shè)有可折疊的遮擋面。
技術(shù)效果：該寵物包在飼養(yǎng)寵物時，可將擴(kuò)展面向外翻轉(zhuǎn)，將遮擋面打開，擴(kuò)大寵物活動的空間，更加利于寵物的生長，同時在攜帶寵物外出時，可將擴(kuò)展面向上翻轉(zhuǎn)，將遮擋面折疊，減小寵物包的體積，便于攜帶，使用更加方便。
證據(jù)2 CN201226712Y一種寵物袋
技術(shù)方案：中空的袋體10左、右兩側(cè)壁11、12上設(shè)有拉鏈111、121所銜接的接合件13，當(dāng)拉鏈111、121拉開時，兩側(cè)壁11、12可伸展接合件13以擴(kuò)展袋體10內(nèi)部的空間，以提供最適合的寵物生活空間。
證據(jù)3 US5497919A一種自行車擴(kuò)展包
技術(shù)方案：一種自行車擴(kuò)展包，其包含一儲物袋、一蓋子、至少一個被固定在儲物袋的側(cè)壁上的側(cè)袋、及一個可折疊于側(cè)袋內(nèi)的可擴(kuò)展的置物袋，當(dāng)把該蓋子拉開180度以打開側(cè)袋時，可以使得置物袋達(dá)到完全擴(kuò)展的狀態(tài)。
第42072號無效審查決定意見
最接近的現(xiàn)有技術(shù)：證據(jù)3公開了一種可擴(kuò)展的折疊包，蓋32可以以其底邊外轉(zhuǎn)軸向外翻轉(zhuǎn)形成擴(kuò)展面，除底邊外的其余邊緣部分為拉鏈連接邊(即活動連接邊)，蓋32打開后形成的容器40的折疊面相當(dāng)于可折疊遮擋面。
區(qū)別技術(shù)特征和涉案專利實際解決的技術(shù)問題：涉案專利權(quán)利要求1與證據(jù)3公開的內(nèi)容相比，區(qū)別在于：涉案專利要求保護(hù)的是一種可擴(kuò)展寵物活動空間的寵物包，其擴(kuò)展面是為了擴(kuò)展寵物的活動空間，擴(kuò)展面的底面形成該擴(kuò)展的寵物活動空間的底面，而證據(jù)3公開的是一種自行車用的用于存儲和攜帶個人物品的擴(kuò)展包，其擴(kuò)展的目的是為了增大儲物容積。基于該區(qū)別技術(shù)特征，可確定涉案專利實際所要解決的技術(shù)問題是實現(xiàn)寵物包的擴(kuò)展活動空間的需求。
涉案專利是否顯而意見：證據(jù)2給出了將寵物包側(cè)壁擴(kuò)展成具有遮擋面的寵物活動空間的技術(shù)啟示，證據(jù)3與證據(jù)2均是生活用品中的便攜袋，雖然兩者具體應(yīng)用對象不同，但兩者屬于相似的應(yīng)用領(lǐng)域，基于共同的擴(kuò)展空間的需求，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到在相近似的應(yīng)用領(lǐng)域中尋找技術(shù)手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員將證據(jù)3所公開的擴(kuò)展結(jié)構(gòu)應(yīng)用于寵物包并不存在技術(shù)上的障礙，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于證據(jù)3給出的擴(kuò)展側(cè)蓋的技術(shù)手段，有動機(jī)將擴(kuò)展方式應(yīng)用于證據(jù)2所公開的寵物包側(cè)壁中，即直接將寵物包的側(cè)壁如證據(jù)3所公開的蓋一樣向外擴(kuò)展從而形成寵物活動空間的底面，從而獲得本專利權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案。因而，本領(lǐng)域技術(shù)人員在證據(jù)3和證據(jù)2基礎(chǔ)上獲得權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案是顯而易見地，權(quán)利要求1不具有實質(zhì)性特點和進(jìn)步，不具備專利法第22條第3款所規(guī)定的創(chuàng)造性。
(2019)最高法知民終280號判決意見
針對證據(jù)2：因?qū)櫸锎夹g(shù)方案中側(cè)壁與袋體的連接方式，是通過接合件伸展并整體向外拉開的方式實現(xiàn)，在擴(kuò)展袋體內(nèi)部空間時，該側(cè)壁仍然作為接合件的側(cè)壁存在，與形成“擴(kuò)展的寵物活動空間的底面”不同，即現(xiàn)有技術(shù)中并未公開“擴(kuò)展面以底邊為轉(zhuǎn)軸向外翻轉(zhuǎn)，形成該擴(kuò)展的寵物活動空間的底面”的技術(shù)特征，且該技術(shù)特征也不是結(jié)合公知常識或其他現(xiàn)有技術(shù)內(nèi)容能夠顯而易見、無需付出創(chuàng)造性勞動可獲得的，故不能認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案因此屬于現(xiàn)有技術(shù)。
針對證據(jù)3：因自行車用箱包系在包體的外側(cè)部分附加一個側(cè)袋來增加容積，在該箱包包體本身有設(shè)置上蓋的情況下，由于取用物品的常識，不可能在包體與側(cè)袋之間一體連通；而側(cè)袋以垂直長度增加的方式擴(kuò)充容積時，也不可能實現(xiàn)側(cè)袋對外翻轉(zhuǎn)的一邊形成擴(kuò)展的活動空間底面，即現(xiàn)有技術(shù)中亦未公開“擴(kuò)展面以底邊為轉(zhuǎn)軸向外翻轉(zhuǎn)，形成該擴(kuò)展的寵物活動空間的底面”的技術(shù)特征，且該技術(shù)特征也不是結(jié)合公知常識或其他現(xiàn)有技術(shù)內(nèi)容能夠顯而易見、無需付出創(chuàng)造性勞動可獲得的，故不能認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案因此屬于現(xiàn)有技術(shù)。
最高人民法院繼續(xù)推進(jìn)案件的審理并作出（2019）最高法民終280號民事判決，駁回上訴，維持原判。
四、案件評述
在現(xiàn)有的法律框架下，專利確權(quán)程序和專利侵權(quán)程序是兩個并行的程序，實踐中，一旦專利被專利復(fù)審委員會宣告無效，法院均裁定駁回專利權(quán)人起訴。宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權(quán)利人再另行起訴。該做法造成專利侵權(quán)訴訟久拖不決，專利審判效率低下，不利于及時保護(hù)專利權(quán)，不利于營造保護(hù)創(chuàng)新的營商環(huán)境，不利于創(chuàng)新型國家建設(shè)。
為了提高專利審理質(zhì)效，2019年1月1日最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭掛牌成立，集中統(tǒng)一管轄專利確權(quán)程序和專利侵權(quán)程序(不含外觀專利侵權(quán)訴訟)的二審，最高人民法院在侵害專利權(quán)訴訟中可以同時進(jìn)行專利效力判斷和專利侵權(quán)判斷。在(2019)最高法知民終280號一案中，盡管涉案專利尚處于專利確權(quán)程序一審中，但最高人民法院認(rèn)為“雖然無效宣告請求審查決定對涉案專利權(quán)宣告全部無效，但該決定尚處在行政訴訟程序而未生效，涉案專利尚為有效專利，法院可基于具體案情，決定是否繼續(xù)推進(jìn)對案件的審理”，最高人民法院在該個案中實質(zhì)上提前進(jìn)行了專利效力審查，徑行作出判決，提高了專利審判效率，及時保護(hù)了專利權(quán)。
該案的創(chuàng)新意義在于，在涉案專利被宣告無效尚未生效的情況下，最高人民法院繼續(xù)推進(jìn)民事侵權(quán)案件的審理并作出判決，及時保護(hù)了專利權(quán)。最高人民法院一錘定音，不囿于程序，從實體上解決問題，一改“涉案專利被宣告無效，民事侵權(quán)訴訟法院均裁定駁回起訴”的一貫做法。280號民事判決為國內(nèi)專利審判創(chuàng)新第一案，對于類似案件具有積極的指導(dǎo)意義。此創(chuàng)新做法有利于提高專利審判效率，有利于加大專利保護(hù)力度，有利于創(chuàng)新型國家建設(shè)。
